Vous découvrez par hasard, en faisant une recherche en ligne, qu'un concurrent vend des produits sous un nom identique ou très proche du vôtre. Vous vérifiez : votre marque est bien déposée et enregistrée, le concurrent n'a aucun droit antérieur. Première réaction : agir vite. Mais agir comment, dans quel ordre, devant quel tribunal, avec quelles preuves ? L'action en contrefaçon de marque obéit à une procédure technique encadrée par les articles L. 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI), profondément réformée par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Une marque mal défendue perd de la valeur ; une procédure mal engagée peut aboutir à un échec judiciaire et à des frais sans contrepartie. Cet article expose la séquence procédurale complète, de la mise en demeure à l'évaluation du préjudice, en signalant les leviers tactiques propres à chaque étape.
Caractériser la contrefaçon : conditions et signes en cause
L'article L. 716-4 du CPI pose le principe : l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La contrefaçon vise la violation des interdictions énoncées aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 du CPI. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'atteinte soit caractérisée.
Première condition : un usage dans la vie des affaires. L'usage purement privé, à titre personnel ou domestique, n'est pas constitutif de contrefaçon. L'usage commercial, en revanche, l'est, qu'il soit rémunéré ou non. La diffusion gratuite d'un produit sous un signe distinctif identique ou similaire à une marque déposée constitue un usage dans la vie des affaires si elle s'inscrit dans une démarche commerciale (échantillonnage, publicité, opération promotionnelle).
Deuxième condition : la similitude des signes et des produits ou services. L'article L. 713-2 du CPI distingue deux configurations. La première (1°) vise l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée : la contrefaçon est caractérisée sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion, le préjudice étant présumé. La seconde (2°) vise l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires : la contrefaçon n'est caractérisée que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association.
Troisième condition : l'absence d'autorisation. L'usage avec l'autorisation du titulaire (licence, accord de coexistence, cession partielle) n'est pas une contrefaçon. La preuve de l'autorisation incombe à celui qui s'en prévaut. Une autorisation tacite peut résulter de circonstances précises (longue tolérance, comportement actif du titulaire), mais elle est rarement retenue par les tribunaux.
L'analyse du risque de confusion suit la méthode développée par la jurisprudence des chambres spécialisées et de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle combine quatre paramètres : la similarité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes ; la similarité des produits ou services en cause ; le caractère distinctif de la marque antérieure (faible pour une marque évocatrice, fort pour une marque arbitraire et notoire) ; et le degré d'attention du public concerné (consommateur final ordinaire, professionnel averti).
Au-delà du droit privatif fondé sur la marque, certains comportements relèvent de la concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil : parasitisme, dénigrement, débauchage. Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être combinées dans un même procès lorsque le défendeur a, en plus de l'atteinte à la marque, exploité abusivement la notoriété ou l'image du titulaire.
La phase précontentieuse : la mise en demeure et ses suites
Avant toute action judiciaire, la mise en demeure constitue une étape stratégique sous-utilisée. Aucune disposition légale ne l'impose pour engager une action en contrefaçon, mais sa pratique présente des avantages tactiques que les fondateurs négligent souvent au profit d'une saisie-contrefaçon prématurée.
La mise en demeure date la connaissance par le contrefacteur de l'atteinte alléguée et fait courir l'analyse de la mauvaise foi pour les actes ultérieurs. Elle ouvre la possibilité d'un règlement amiable, parfois plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire complète. En contraignant le contrefacteur à réagir, elle révèle son positionnement et trace la ligne entre l'imitation involontaire et la stratégie délibérée.
Le contenu de la mise en demeure obéit à une rigueur précise. Elle identifie le destinataire, les marques opposées avec leurs numéros d'enregistrement, les actes incriminés (description, captures d'écran, références produits), la qualification juridique (contrefaçon par reproduction ou imitation, classes concernées), et les exigences (cessation immédiate de l'usage, retrait des produits, restitution des stocks, communication de la chaîne d'approvisionnement, indemnisation chiffrée). Un délai de réponse est fixé, généralement de huit à quinze jours.
La mise en demeure ne doit pas être adressée prématurément. Si elle est envoyée avant que les preuves soient solides, elle alerte le contrefacteur et peut compromettre la conservation des éléments de preuve. Si elle est envoyée trop tard, elle prolonge le préjudice. Le moment optimal est celui où la matérialité des actes est documentée par des constats d'huissier, des achats-tests, des captures d'écran horodatées, mais avant que les éléments saisissables disparaissent.
Plusieurs réactions sont possibles. Le contrefacteur peut céder et accepter les conditions posées : la signature d'un protocole transactionnel sécurise la cessation et permet d'éviter le contentieux. Il peut négocier des modalités (délai d'écoulement des stocks, paiement échelonné). Il peut contester la qualification de contrefaçon, ce qui ouvre une discussion sur la similarité des signes et des produits. Il peut ne pas répondre, ce qui rend l'action judiciaire la seule voie restante.
Le silence ou le refus du contrefacteur n'est pas une perte de temps : la mise en demeure, même infructueuse, alimente le dossier judiciaire en démontrant la mauvaise foi du défendeur, sa connaissance de l'atteinte et sa volonté délibérée de la poursuivre. Cet élément pèse sur le quantum des dommages-intérêts.
La saisie-contrefaçon : l'arme probatoire décisive
L'article L. 716-4-7 du CPI organise la saisie-contrefaçon, mécanisme spécifique au droit de la propriété intellectuelle qui permet au titulaire d'un droit de faire constater l'atteinte par un huissier, en tout lieu, avec autorisation préalable du juge. C'est l'instrument probatoire le plus efficace du contentieux marques.
La procédure se déroule en trois temps. Première étape : le titulaire dépose une requête devant la juridiction civile compétente (tribunal judiciaire de Paris pour les marques) avec un dossier établissant la titularité du droit, la matérialité présumée de l'atteinte, et les lieux où la saisie est sollicitée. La juridiction examine la requête et rend une ordonnance qui peut autoriser deux types de mesures : la description détaillée (l'huissier consigne ce qu'il observe sans rien emporter, éventuellement avec prélèvement d'échantillons) ou la saisie réelle (l'huissier emporte les produits, documents et matériels). L'ordonnance peut être assortie d'une obligation pour le requérant de constituer des garanties pour couvrir une éventuelle indemnisation du défendeur si la saisie est annulée ultérieurement.
Deuxième étape : l'exécution. L'huissier, accompagné le cas échéant d'experts désignés par le requérant, se présente au siège du contrefacteur, sur ses sites de stockage, dans ses points de vente, ou chez ses sous-traitants et distributeurs. Il dresse un procès-verbal détaillé, photographie les éléments, recueille les documents commerciaux et comptables, saisit ou décrit selon ce que prévoit l'ordonnance. La saisie peut viser les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits litigieux.
Troisième étape, et c'est ici que les fondateurs commettent l'erreur principale : un délai impératif s'impose pour engager l'action au fond. À défaut pour le demandeur de se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, dans le délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans qu'il ait à motiver sa demande. Le délai applicable, fixé par les textes réglementaires, est court : il faut donc que la stratégie d'action au fond soit calée avant même la saisie.
L'efficacité de la saisie-contrefaçon tient à trois facteurs. D'abord son effet de surprise : la procédure est non contradictoire (l'ordonnance est rendue sur requête), ce qui empêche le contrefacteur de dissimuler ou de détruire les éléments. Ensuite la profondeur de l'enquête : l'huissier peut accéder à des documents internes (factures fournisseurs, comptabilité, contrats, échanges électroniques) qui révèlent la chaîne d'approvisionnement, le volume de production et le chiffre d'affaires généré. Enfin la valeur probatoire : le procès-verbal d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, ce qui en fait une pièce de référence pour le tribunal.
Le coût d'une saisie-contrefaçon comprend les honoraires de l'huissier, les frais d'expert, les éventuelles garanties, et les honoraires d'avocat pour la requête et l'ordonnance. Pour une opération standard, le budget oscille entre 3 000 et 8 000 euros. Pour des saisies multiples (plusieurs sites, plusieurs distributeurs), le coût croît proportionnellement, mais reste un investissement raisonnable face à la valeur probatoire produite.
Le référé contrefaçon : l'action urgente
L'article L. 716-4-6 du CPI organise une procédure de référé spécifique à la contrefaçon, qui complète et parfois supplée l'action au fond classique. Le référé permet d'obtenir, dans un délai court, des mesures contraignantes destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
Trois conditions doivent être réunies pour que le juge des référés statue. Première condition : la qualité pour agir, qui appartient au titulaire de la marque ou au licencié dans les conditions de l'article L. 716-4-2 du CPI. Deuxième condition : la vraisemblance de l'atteinte. Le juge des référés ne tranche pas le fond, mais évalue si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte aux droits de marque. Troisième condition : l'urgence ou la nécessité d'une mesure conservatoire, qui s'apprécie au regard du préjudice irréparable que causerait l'attente d'une décision au fond.
Les mesures que le juge des référés peut ordonner sont étendues. La principale est l'interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon, sous astreinte journalière, ce qui contraint le contrefacteur à cesser immédiatement la commercialisation, sous peine de pénalité financière. Le juge peut également ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés d'atteinte, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
D'autres mesures, plus rares mais puissantes, sont prévues par le texte. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts (insolvabilité du contrefacteur, dissimulation patrimoniale), le juge peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires. Pour identifier les biens à saisir, le juge peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux. Une provision peut être accordée au demandeur lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable, ce qui constitue une avance sur l'indemnisation finale.
Le référé peut être contradictoire (les deux parties sont entendues) ou non contradictoire (mesures sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement). Le référé sur requête, plus rare, est réservé aux situations où tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable.
Comme pour la saisie-contrefaçon, les mesures ordonnées en référé avant l'engagement d'une action au fond doivent être suivies d'une saisine au fond dans un délai imparti, sous peine d'annulation. Le référé n'est donc pas une procédure autonome mais une étape conservatoire, à articuler avec la procédure principale.
L'arbitrage entre référé et action au fond directe dépend de l'urgence et de la solidité des preuves. Quand la preuve est solide et le préjudice immédiat (commercialisation active de produits contrefaisants en grande surface, période commerciale critique), le référé est l'outil approprié. Quand la preuve doit être consolidée par une saisie-contrefaçon préalable, l'enchaînement saisie-contrefaçon puis assignation au fond est plus rationnel.
L'action au fond : compétence du tribunal judiciaire de Paris et prescription
L'action au fond en contrefaçon de marque est soumise à des règles procédurales strictes, à commencer par la compétence juridictionnelle. Depuis la spécialisation organisée par les textes successifs, le tribunal judiciaire de Paris dispose d'une compétence exclusive pour les actions en contrefaçon de marques, qu'il s'agisse de marques françaises ou de marques de l'Union européenne ayant effet en France. Les chambres spécialisées (3e chambre du tribunal judiciaire de Paris) traitent l'ensemble du contentieux marque.
L'article L. 716-4-2 du CPI précise la qualité pour agir. L'action en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Le licencié exclusif peut agir lui-même si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas son droit d'action dans un délai raisonnable. Toute partie à un contrat de licence peut intervenir dans l'instance pour obtenir réparation de son préjudice propre.
La prescription de l'action en contrefaçon est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. Cette prescription glissante est une particularité du droit de la propriété intellectuelle : tant que la contrefaçon se poursuit, le délai de prescription est régulièrement réinitialisé. Pour les actes anciens, en revanche, le délai court à compter de la date de connaissance.
Le déroulement de l'action au fond suit la procédure civile classique. L'assignation introduit l'instance en exposant les faits, le droit applicable, les demandes (interdiction sous astreinte, dommages-intérêts, publication du jugement, destruction des produits saisis). Une phase de mise en état permet aux parties d'échanger leurs écritures et leurs pièces, sous le contrôle d'un juge de la mise en état. Les plaidoiries closent l'instruction. Le jugement intervient généralement entre douze et vingt-quatre mois après l'assignation, avec des écarts importants selon la complexité du dossier.
L'articulation avec la concurrence déloyale est fréquente. Lorsque le défendeur, en plus de la contrefaçon, a exploité abusivement la notoriété du titulaire, parasité ses investissements ou agi de mauvaise foi, l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil peut être ajoutée à l'action en contrefaçon, avec des chefs de préjudice distincts. Cette double articulation maximise l'indemnisation, en couvrant des chefs de préjudice non couverts par la seule contrefaçon (atteinte à l'image, désorganisation du marché, parasitisme).
L'action en contrefaçon doit être anticipée comme une opération de contentieux complète, incluant stratégie probatoire, phasage des écritures, gestion des médias et des relations clients. Une marque attaquée et défendue avec succès gagne en valeur ; une marque attaquée et mal défendue perd en crédibilité.
Le quantum des dommages-intérêts : trois critères et option forfaitaire
L'article L. 716-4-10 du CPI fixe la méthode d'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon de marque. Il pose un principe de prise en considération distincte de trois éléments, et une alternative forfaitaire qui simplifie l'évaluation dans certaines configurations.
Premier élément : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, c'est-à-dire le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée. Le manque à gagner correspond aux ventes que le titulaire aurait réalisées en l'absence de contrefaçon. La perte subie inclut les coûts engagés pour faire face à la contrefaçon (campagnes de communication corrective, retraits de produits, frais d'investigation). L'évaluation suppose une analyse comptable comparative entre la situation avec contrefaçon et la situation hypothétique sans contrefaçon, ce qui mobilise généralement une expertise technique.
Deuxième élément : le préjudice moral causé à la partie lésée. Ce chef recouvre l'atteinte à la notoriété de la marque, la dilution de son caractère distinctif, et la perte de contrôle sur l'image et les standards qualitatifs. Le préjudice moral est plus difficile à chiffrer mais il est systématiquement retenu par les juridictions pour les marques disposant d'une certaine notoriété.
Troisième élément, et c'est une particularité du droit des marques : les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu'il a retirés de la contrefaçon. Cette disposition permet au titulaire d'obtenir une fraction des bénéfices indus du contrefacteur, ce qui sanctionne directement la stratégie de free-riding (exploitation gratuite des investissements du titulaire).
À l'alternative de cette évaluation détaillée, l'article L. 716-4-10 ouvre une option forfaitaire à la demande de la partie lésée. La juridiction peut allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque. Cette indemnisation forfaitaire s'apparente à une licence forcée majorée. Elle simplifie considérablement l'évaluation quand le manque à gagner est difficile à chiffrer ou quand les bénéfices du contrefacteur sont opaques. Elle n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral, qui s'ajoute à la somme forfaitaire.
Le choix entre évaluation détaillée et option forfaitaire est tactique. L'évaluation détaillée maximise potentiellement le montant alloué, mais suppose une expertise comptable lourde et un dossier probatoire solide. L'option forfaitaire est plus rapide et plus prévisible, particulièrement adaptée aux situations où le contrefacteur tient une comptabilité opaque ou exploite la marque dans des canaux mal documentés (ventes en ligne, marketplaces, distribution informelle).
Au-delà des dommages-intérêts, le jugement peut ordonner des mesures complémentaires : interdiction sous astreinte de poursuivre les actes contrefaisants, destruction des stocks contrefaisants, retrait des circuits commerciaux, publication du jugement aux frais du contrefacteur, communication aux clients de la marque. Ces mesures complémentaires participent à la réparation et exercent un effet dissuasif sur les contrefacteurs potentiels.
L'enjeu d'une action en contrefaçon dépasse la seule réparation financière. Une décision favorable consolide la valeur de la marque, dissuade les imitations futures et structure le portefeuille pour les futures levées de fonds, comme l'illustre l'analyse du dépôt de marque dans le contexte d'une levée de fonds startup. À l'inverse, une marque jamais défendue subit une dilution progressive qui réduit sa valeur économique.
FAQ : Contrefaçon de marque
Une mise en demeure est-elle obligatoire avant d'agir en contrefaçon ?
Non, aucune disposition légale n'impose la mise en demeure avant une action en contrefaçon. Elle reste recommandée pour des raisons tactiques : elle date la connaissance du contrefacteur, facilite un règlement amiable, et alimente la démonstration de la mauvaise foi en cas de poursuite des actes incriminés. Elle peut être prématurée si elle alerte le contrefacteur avant la consolidation des preuves.
Combien coûte une saisie-contrefaçon ?
Pour une saisie standard, le budget s'établit entre 3 000 et 8 000 euros, comprenant les honoraires d'huissier, les frais d'expert éventuels, les garanties imposées par l'ordonnance, et les honoraires d'avocat. Pour des saisies multiples (plusieurs sites, distributeurs, sous-traitants), le coût croît mais reste un investissement raisonnable au regard de la valeur probatoire produite.
Quel est le délai pour agir en contrefaçon de marque ?
L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer (art. L. 716-4-2 du CPI). Pour une contrefaçon continue, le délai est régulièrement réinitialisé tant que l'atteinte se poursuit. Pour des actes anciens et isolés, le délai court depuis la date de connaissance.
Quel tribunal est compétent pour les actions en contrefaçon de marque ?
Le tribunal judiciaire de Paris dispose d'une compétence exclusive pour les actions en contrefaçon de marques, françaises ou de l'Union européenne. Les chambres spécialisées (3e chambre) traitent l'ensemble du contentieux. Cette compétence concerne aussi les actions en référé et les requêtes en saisie-contrefaçon.
Quel montant de dommages-intérêts puis-je espérer ?
Le quantum dépend de trois critères distincts (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices indus du contrefacteur), avec une option forfaitaire fondée sur les redevances qui auraient été dues si l'autorisation avait été demandée (art. L. 716-4-10 du CPI). Les montants varient fortement : de quelques milliers d'euros pour des contrefaçons isolées et limitées à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des contrefaçons à grande échelle. L'expertise comptable est souvent décisive pour soutenir les chefs de préjudice détaillés.
Pour aller plus loin
- Opposition de marque INPI : la défense étape par étape : la défense en phase pré-enregistrement, avant que la contrefaçon ne survienne
- Marque, dénomination, nom de domaine : quelle protection prime : articuler les signes distinctifs pour maximiser la défense
- Faire face à un contrôle ou un litige : la stratégie de contentieux complète, de l'analyse préalable au jugement
