Vous avez déposé votre marque à l'INPI il y a deux ans, au moment de la création de la société. Le portefeuille est propre, l'enregistrement obtenu sans opposition. Mais votre activité change d'échelle. Une série A est en cours, le pitch annonce une expansion en Allemagne et aux Pays-Bas dans les douze mois, un partenariat avec un distributeur belge est négocié, et votre site web reçoit déjà du trafic depuis l'Espagne. La question revient en data room : votre marque est-elle protégée à l'étranger, et si non, dans quelle séquence faut-il étendre ? La protection territoriale d'une marque ne s'improvise pas. Trois titres distincts coexistent : la marque française à l'INPI, la marque de l'Union européenne à l'EUIPO, et la marque internationale par le système de Madrid à l'OMPI. Chacun obéit à une logique propre. Cet article expose les régimes comparés, les critères de bascule entre eux, et la stratégie d'extension territoriale en fonction des jalons de croissance d'une startup.
Trois territoires, trois titres : INPI, EUIPO, OMPI
Le système international de protection des marques repose sur trois mécanismes complémentaires, qui se distinguent par leur périmètre territorial, leur coût, leur procédure et leurs effets.
La marque française est délivrée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Elle confère une protection sur le territoire français pour une durée de dix ans renouvelable. Le coût de dépôt est de 190 euros pour la première classe et de 40 euros pour chaque classe additionnelle. Le délai d'enregistrement, en l'absence d'opposition, est de cinq à six mois.
La marque de l'Union européenne est délivrée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), sur le fondement du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Un seul dépôt couvre les vingt-sept États membres de l'Union européenne, avec une protection unitaire et une procédure unique. Le coût de dépôt est de 850 euros pour la première classe en dépôt en ligne, 50 euros pour la deuxième classe, et 150 euros pour chaque classe additionnelle. La durée de protection est de dix ans renouvelable. Le délai d'enregistrement est de quatre à six mois en l'absence d'opposition. La marque UE produit ses effets en France au même titre qu'une marque française enregistrée. L'article L. 717-1 du CPI précise que la violation des droits conférés par une marque UE constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur en France, par renvoi aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement.
La marque internationale repose sur le système de Madrid, géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle ne crée pas un titre supranational mais désigne plusieurs pays via un dépôt unique, sur la base d'une marque de base déjà enregistrée ou en cours d'enregistrement dans un État partie. Pour un déposant français, la marque de base peut être une marque INPI ou une marque UE. Les pays désignés délivrent ensuite, chacun selon leur droit national, une protection nationale. Le coût varie selon les pays désignés : taxe de base d'environ 653 francs suisses, plus des taxes individuelles par pays désigné. Le système couvre plus de cent États, dont les principaux marchés mondiaux : Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Japon, Suisse, Brésil.
Ces trois mécanismes ne s'excluent pas. Un titulaire peut détenir simultanément une marque INPI, une marque UE et des désignations OMPI dans des pays tiers. La superposition n'est pas redondante : elle organise la protection selon le périmètre commercial réel et anticipé, en mobilisant le mécanisme le mieux adapté à chaque zone.
La marque UE : caractère unitaire et conséquences pratiques
La marque de l'Union européenne présente une caractéristique structurelle qui la distingue radicalement de la marque française : son caractère unitaire. Le règlement (UE) 2017/1001 prévoit que la marque UE produit les mêmes effets dans toute l'Union, ne peut être enregistrée que pour l'Union dans son ensemble, ne peut être transférée, abandonnée ou faire l'objet d'une déchéance ou d'une nullité, ni d'un usage interdit, qu'à l'égard de l'Union entière. Cette unité est à la fois un avantage et un risque.
L'avantage est administratif et économique. Un seul dépôt remplace vingt-sept dépôts nationaux. Une seule procédure d'enregistrement, une seule taxe de renouvellement, une seule autorité administrative compétente. Pour une entreprise opérant ou envisageant d'opérer dans plusieurs États de l'Union, l'économie d'échelle est immédiate. Le différentiel de coût entre une marque INPI et une marque UE (environ 660 euros de plus pour la première classe) est négligeable face aux coûts qu'impliquerait une stratégie de dépôts nationaux multiples.
Le risque est juridique. Le caractère unitaire signifie qu'une seule antériorité, dans un seul des vingt-sept États, peut bloquer l'enregistrement de la marque UE en bloc. Si un titulaire de marque allemande, néerlandaise ou polonaise forme opposition à votre dépôt UE et que cette opposition aboutit, la demande UE est rejetée pour l'ensemble du territoire de l'Union. Le risque n'est pas théorique : le territoire UE multiplie mécaniquement les chances de rencontrer une antériorité. Une marque qui aurait passé sans encombre une recherche d'antériorités française peut buter sur une marque déposée en Slovénie, en Lettonie ou au Portugal pour des produits similaires.
Le règlement organise un mécanisme correctif : la conversion. Lorsqu'une demande de marque UE est rejetée pour antériorité dans un seul État membre, le déposant peut demander la conversion de sa demande UE en demandes nationales dans les autres États, en conservant la date de dépôt initiale. Cette conversion préserve l'antériorité acquise mais transforme la stratégie unitaire en multiplication de procédures nationales. Le coût administratif et économique d'une telle conversion est élevé.
La conséquence pratique est qu'un dépôt UE doit être précédé d'une recherche d'antériorités élargie au territoire de l'Union, et non d'une simple recherche INPI. Les bases EUIPO et nationales doivent être interrogées simultanément. Un signe parfaitement distinctif en français peut être trompeur en allemand, descriptif en italien ou identique à une marque néerlandaise existante. L'analyse de la similarité phonétique, visuelle et conceptuelle doit intégrer les spécificités de chaque langue pour éviter des blocages imprévisibles.
L'autre conséquence concerne l'usage. Le règlement impose un usage sérieux dans l'Union européenne pour conserver la marque. Un usage limité à un seul État membre peut suffire si l'usage est qualitativement et quantitativement substantiel, cette appréciation étant encadrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Une marque UE détenue par une startup française qui n'exploite que sur le marché français reste valable, mais sa solidité est moindre que celle d'une marque effectivement utilisée dans plusieurs États membres.
Quand passer à l'EUIPO : les critères de décision
L'arbitrage entre dépôt INPI seul et dépôt EUIPO ne dépend ni du goût du fondateur ni du budget disponible. Il répond à des critères stratégiques articulés autour du périmètre commercial réel ou anticipé, du calendrier de levée de fonds et du signal envoyé au marché.
Premier critère : le périmètre commercial actuel. Une activité B2B France pure, sans partenariat européen, sans clientèle UE significative, sans stratégie d'expansion à 18 mois, ne justifie pas un dépôt EUIPO. La marque INPI suffit. Ajouter un dépôt UE serait une dépense sans contrepartie en valeur.
Deuxième critère : le périmètre commercial anticipé. Si le business plan présenté aux investisseurs prévoit une expansion européenne dans les vingt-quatre mois (ouverture de filiales, partenariats de distribution, recrutement commercial sur des zones UE), le dépôt EUIPO devient la norme. La logique est double. D'abord, le dépôt prend cinq à six mois minimum. Déposer au moment de l'expansion effective, c'est arriver sans protection au moment où elle est la plus utile. Ensuite, l'absence de marque UE dans un pitch annonçant une expansion européenne signale aux investisseurs un défaut d'anticipation.
Troisième critère : le calendrier de levée de fonds. Une série A en cours ou prévue à six mois change l'arbitrage. Les fonds européens et internationaux conduisent des due diligences plus exigeantes, avec une cartographie de la PI sur le périmètre annoncé. Une marque purement française dans un projet européen ouvre une zone de risque que les investisseurs intègrent dans la valorisation, soit par décote, soit par garantie de passif. À l'inverse, un portefeuille UE déjà constitué simplifie la due diligence et envoie un signal de maturité, particulièrement déterminant pour les opérations de financement et de croissance des startups innovantes.
Quatrième critère : la nature du produit ou service. Une activité numérique (SaaS, plateforme, application mobile) est par essence transfrontalière. Le périmètre d'usage de la marque dépasse rapidement le territoire français même sans démarche commerciale active. Une activité industrielle ou de services localisés (conseil, installation physique) reste plus circonscrite et peut tolérer une protection limitée plus longtemps.
Cinquième critère : le risque de cybersquatting et de tiers opportunistes. Plus la marque acquiert de la notoriété en France, plus elle attire l'attention de déposants tiers dans d'autres États membres, qui peuvent déposer des marques identiques pour bloquer l'expansion future. Ce risque, faible au démarrage, croît avec la visibilité. Un dépôt UE préventif neutralise cette stratégie de blocage.
Le différentiel de coût entre INPI et EUIPO doit être rapporté à ces critères. Pour une startup en série A levant deux à cinq millions d'euros, les 660 euros d'écart sur la première classe sont inférieurs à 0,03 % de la levée. Cet ordre de grandeur dispense d'un calcul d'opportunité serré : si le périmètre commercial le justifie, la marque UE doit être déposée.
L'erreur opposée existe aussi. Déposer une marque UE alors que l'activité est purement locale, sans usage réel sur le territoire de l'Union dans les cinq ans suivant l'enregistrement, expose à une déchéance pour défaut d'usage sérieux et fragilise le portefeuille au lieu de le renforcer.
La marque internationale OMPI : pour aller au-delà de l'Union européenne
Le système de Madrid, administré par l'OMPI, étend la logique d'unicité administrative au-delà du territoire UE. Plus de cent États sont parties au protocole de Madrid, dont les principaux marchés mondiaux. Le mécanisme repose sur une marque de base déposée ou enregistrée auprès d'un office national (INPI pour la France) ou de l'EUIPO pour la marque UE.
La procédure se déroule en trois temps. Premier temps : dépôt de la marque internationale auprès de l'OMPI via l'office de la marque de base, avec désignation des pays cibles. Le déposant choisit individuellement chaque pays dans lequel il souhaite obtenir une protection. Deuxième temps : examen par l'OMPI de la conformité formelle, puis transmission aux offices nationaux des pays désignés. Troisième temps : chaque office national examine la demande selon son propre droit et accepte ou refuse l'extension de la protection à son territoire. La protection finale est la somme des protections nationales accordées, juxtaposées sous l'identifiant unique de la marque internationale.
Les avantages sont l'unicité administrative (une seule demande, un seul renouvellement, une seule transmission OMPI) et la maîtrise du calendrier (toutes les désignations partent d'une même date, ce qui facilite la gestion du portefeuille). Le coût global est inférieur à la somme des dépôts nationaux directs, particulièrement pour les portefeuilles couvrant cinq pays ou plus.
L'inconvénient principal est la dépendance à la marque de base pendant cinq ans. Si la marque de base est annulée, déchue ou refusée durant cette période, la marque internationale et toutes ses désignations tombent simultanément (mécanisme dit de l'« attaque centrale »). Cette dépendance impose une grande prudence sur la solidité de la marque de base avant tout dépôt international. Une stratégie qui consisterait à déposer rapidement une marque française fragile pour servir de base à un dépôt international ambitieux exposerait à une catastrophe en cascade.
L'article L. 717-6 du CPI organise un mécanisme de revendication d'ancienneté qui mérite d'être signalé. Une marque UE peut revendiquer l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement 2017/1001. Cette revendication préserve la date de la marque française antérieure même si celle-ci est ensuite abandonnée ou non renouvelée. Le titulaire conserve les droits d'antériorité acquis sans avoir à maintenir parallèlement plusieurs titres.
L'arbitrage entre marque UE et désignations OMPI dépend des pays cibles. Si le périmètre est strictement européen (UE + UK + Suisse + Norvège), le dépôt EUIPO complété par des dépôts nationaux ciblés (UK, Suisse) peut être plus simple. Si le périmètre dépasse l'Europe (USA, Chine, Japon, Brésil), le système de Madrid via l'OMPI devient l'outil approprié, soit en désignant directement les pays cibles, soit en désignant l'UE elle-même comme zone via la marque internationale.
Brexit, USA, Chine : les zones-clés hors Union européenne
Trois zones méritent une attention spécifique en raison de leur importance commerciale et de leurs particularités juridiques.
Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020, avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Les conséquences pour les marques sont précises. Les marques UE enregistrées avant le 1er janvier 2021 ont été automatiquement converties en marques britanniques équivalentes (marques UK comparables) par le UK Intellectual Property Office, sans démarche du titulaire et sans coût supplémentaire. En revanche, les demandes de marques UE en cours au 31 décembre 2020 n'ont pas bénéficié de cette conversion automatique : les déposants ont eu neuf mois pour redéposer leur marque au Royaume-Uni en conservant la date de priorité initiale. Pour les marques UE déposées à partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n'est plus couvert. Un dépôt britannique séparé est nécessaire pour toute startup ayant le UK dans son périmètre commercial. Le coût d'un dépôt britannique en ligne est de 170 livres pour la première classe et 50 livres par classe additionnelle.
Les États-Unis présentent des spécificités structurelles qui méritent anticipation. Le système américain repose sur le principe d'usage : une marque ne peut être déposée valablement que si elle est déjà utilisée dans le commerce ou est destinée à l'être de bonne foi (intent to use). Les preuves d'usage doivent être fournies périodiquement pour maintenir la marque. Le dépôt peut se faire directement auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) ou via une désignation internationale OMPI. Le coût d'un dépôt USPTO en ligne est de 350 dollars par classe, avec des frais supplémentaires pour le maintien (preuves d'usage à 5 ans, renouvellement à 10 ans). Pour une startup française qui anticipe un développement américain, un dépôt USPTO ciblé sur quelques classes est généralement plus simple à gérer qu'une désignation OMPI, sauf portefeuille très large.
La Chine impose une stratégie spécifique en raison du principe du first-to-file et de la pratique répandue du squatting. Le système chinois ne reconnaît pas la priorité d'usage international : un tiers peut déposer en Chine une marque déjà notoirement connue à l'étranger et obtenir l'enregistrement, puis bloquer l'entrée de l'opérateur étranger sur le marché chinois ou exiger une licence. Le contentieux pour récupérer une marque squattée est long et coûteux. Pour toute startup ayant la Chine dans son horizon commercial, même à moyen terme, le dépôt préventif est une priorité. Le coût d'un dépôt chinois est modéré (environ 1 000 yuans par classe), mais la classification chinoise est plus fragmentée que la classification de Nice : un même produit peut nécessiter plusieurs sous-classes en Chine pour une protection complète. La désignation Chine via le système de Madrid simplifie l'opération.
Au-delà de ces trois zones, d'autres marchés peuvent justifier un dépôt préventif selon le secteur d'activité : Suisse (commerce avec l'UE mais juridiction distincte), Japon, Corée du Sud, Inde, Brésil, Mexique. La règle générale est que tout pays figurant explicitement dans le business plan ou sur la roadmap commerciale à 24 mois mérite un dépôt préventif anticipé.
Stratégie d'extension territoriale par étape
Une startup ne dépose pas toutes ses marques le premier jour. La stratégie d'extension territoriale suit le rythme de la croissance et s'articule autour des jalons commerciaux et financiers. Quatre étapes types peuvent être posées.
Étape 1 : Création et amorçage. Au moment de la création de la société, le dépôt INPI couvre l'activité présente et les extensions probables à 3-5 ans dans les classes pertinentes, limitant la protection au territoire français. Cette étape correspond aux premiers tours d'amorçage et à l'exploration commerciale initiale.
Étape 2 : Première traction et série A. Dès lors que le pitch série A annonce une expansion européenne ou que les premiers clients UE sont signés, le dépôt EUIPO devient la norme. La marque UE doit être déposée après vérification des antériorités sur l'ensemble du territoire de l'Union, tandis que la marque INPI est conservée en parallèle pour ses effets propres. Cette extension envoie aux investisseurs un signal de maturité et facilite la due diligence en levée de fonds, comme l'illustre l'analyse du dépôt de marque dans le contexte d'une levée de fonds startup.
Étape 3 : Expansion internationale. Pour les zones hors UE annoncées dans le plan de croissance, le système de Madrid couvre rapidement à coût maîtrisé. Les désignations sont sélectionnées selon la priorité commerciale : UK et Suisse en priorité, puis USA, puis zones secondaires. La marque UE peut servir de marque de base pour les désignations internationales, ce qui simplifie la gestion du portefeuille.
Étape 4 : Maturité et scale-up. À partir de la série B ou C, le portefeuille couvre les principaux marchés cibles (UE, UK, USA, Chine, Japon, plus zones spécifiques selon le secteur). La gestion devient celle d'un portefeuille mature, avec surveillance active, renouvellements échelonnés et défense systématique contre les empiètements. Un audit régulier identifie les zones où l'expansion commerciale s'est éloignée du périmètre déposé et permet d'ajuster.
Trois erreurs reviennent dans la pratique et méritent d'être évitées. Première erreur : déposer prématurément à l'EUIPO ou à l'OMPI sur la base d'un business plan ambitieux mais sans réalité commerciale, ce qui expose à une déchéance pour défaut d'usage à cinq ans. Deuxième erreur : retarder l'extension UE jusqu'à la veille d'une levée série A, ce qui empêche d'arriver protégé au moment du closing (le délai d'enregistrement dépasse celui qui sépare la term sheet du closing). Troisième erreur : ignorer le timing chinois et laisser un squatter déposer une marque homonyme en Chine pendant que le projet d'expansion mature.
L'extension territoriale n'est pas une dépense mais un investissement de maturité. Elle conditionne la valorisation lors des levées de fonds, simplifie les due diligences, prévient les contentieux internationaux et garantit la liberté d'action commerciale future. Une marque correctement étendue dès le départ évite un coût et une complexité bien plus élevés au moment où l'urgence commerciale ne laisse plus de marge de manœuvre.
FAQ : Marque INPI vs EUIPO
Combien coûte une marque UE par rapport à une marque INPI ?
Le dépôt INPI coûte 190 euros pour la première classe et 40 euros par classe additionnelle. Le dépôt EUIPO coûte 850 euros pour la première classe en dépôt en ligne, 50 euros pour la deuxième et 150 euros pour chaque classe au-delà. Le différentiel sur la première classe est d'environ 660 euros. Ce surcoût couvre les vingt-sept États membres, ce qui le rend marginal au regard du périmètre territorial obtenu.
Que se passe-t-il si une antériorité est trouvée dans un seul pays UE pour ma marque européenne ?
Le caractère unitaire de la marque UE implique qu'une antériorité dans un seul État membre peut bloquer l'enregistrement pour toute l'Union. Le règlement (UE) 2017/1001 organise un mécanisme de conversion : la demande UE rejetée peut être convertie en demandes nationales dans les autres États membres, en conservant la date de dépôt initiale. La protection unitaire devient alors une multiplication de procédures nationales, plus coûteuse à gérer.
Faut-il une marque UE pour exporter en dehors de l'Union ?
Non. Pour les pays hors UE, la voie est soit le dépôt national direct dans chaque pays cible, soit le système de Madrid administré par l'OMPI, qui permet de désigner plus de cent pays via une marque de base. La marque UE peut servir de marque de base pour le système de Madrid, ce qui en fait souvent un préalable utile, mais n'est pas nécessaire si la marque INPI suffit comme base.
Le Royaume-Uni est-il toujours couvert par ma marque UE ?
Non, plus depuis le 1er janvier 2021. Les marques UE enregistrées avant cette date ont été automatiquement converties en marques britanniques équivalentes par l'UK IPO. Les marques UE déposées à partir du 1er janvier 2021 ne couvrent que les vingt-sept États membres et n'ont aucun effet au Royaume-Uni. Un dépôt britannique séparé est nécessaire pour couvrir le marché UK.
Peut-on basculer une marque INPI en marque UE ?
Il n'existe pas de procédure de bascule directe. Une marque française peut être maintenue en parallèle d'un dépôt UE postérieur, ou faire l'objet d'une revendication d'ancienneté au profit d'une marque UE conformément à l'article L. 717-6 du CPI. Cette revendication permet à la marque UE de bénéficier de la date d'antériorité de la marque française, même si celle-ci n'est pas renouvelée par la suite.
Pour aller plus loin
- Dépôt de marque startup : enjeu en levée de fonds: l'arbitrage territorial dans le contexte d'une due diligence
- Contrefaçon de marque : les étapes de la défense: défendre une marque UE devant les juridictions françaises
- Financer et accélérer la croissance: l'articulation entre stratégie territoriale, levée de fonds et expansion commerciale
